Вопрос юристу по интеллектуальной собственности о том, является ли нарушением исключительных прав на товарный знак предложение к продаже товаров, маркированных чужим товарным знаком, приобретенных у третьего лица

Наша фирма продает различные товары, закупленные у крупных поставщиков, через интернет-магазин. Среди этих товаров имеются различные бренды иностранных компаний.

Однако мы опасаемся того, что этого нет на самом деле. На их сайтах какой-либо информации вообще нет. Правда, требовать мы не можем, так как всего 2 поставщика, поэтому, если мы откажемся от них, нам будет неоткуда брать товары.

Скажите, если на нас подадут в суд и потребуют убытки, что мы сможем сделать? Как нам обезопасить себя?

Ответ юриста по интеллектуальной собственности

Понимаем, что Вы хотите обезопасить себя от возможного предъявления к вашей компании иска о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака или иска о взыскании убытков. Также понятно, что Вы не хотите «ссориться» с поставщиками, которые утверждают о законном использовании ими чужих товарных знаков, которыми маркированы приобретаемые вашей организацией товары.

На самом деле, возможность предъявления к вам вышеназванных требований имеется.

В целях уменьшения правовых рисков, связанных с незаконным использованием чужих товарных знаков и предъявлением к вам иска о взыскании компенсации, краткие рекомендации могут быть следующими.

Просим учесть, что данные рекомендации являются краткими, могут быть только ориентиром, не могут гарантировать полную защиту от предъявления правообладателем к вам иска о взыскании убытков или взыскании компенсации. Нижеуказанные рекомендации носят вспомогательный характер.

Главная же рекомендация заключается в том, что нельзя нарушать исключительные права на товарные знаки, надо приобретать товары, на которых имеется маркировка чужих товарных знаков, только у поставщиков, которым правообладателем предоставлено право использования своего товарного знака.

Кроме того, после кратких рекомендаций вы можете ознакомиться с одним из судебных актов, в котором рассматриваемая ситуация близка к вашей ситуации.

За исключением того, что поставщики, третьи лица, у которых ответчик приобретал товар, маркированный чужим товарным знаком, оказали содействие ответчику и предоставили все необходимые документы, подтверждающие то, что один из них является сублицензиатом.

В этом деле к одной из организации – ответчику, реализующему товары, которые маркированы чужими товарными знаками, был предъявлен иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Однако ответчик смог «отбиться», представив доказательства того, что он приобретал товары у сублицензиата – поставщика.

Как видите, в нижеуказанном деле третье лицо, привлеченное к участию в деле, являясь сублицензиатом, действовало правомерно, законно используя чужой товарный знак, поскольку действовало на основании сублицензионного договора, предоставляющего ему право использования товарного знака.

Исходя из выводов Суда по интеллектуальным, изложенных в нижеразмещенном постановлении по данному делу, ответчик, приобретший товары, маркированные чужими товарными знаками, у сублицензиата, действовал правомерно, следовательно, оставление без удовлетворения требований правообладателя товарного знака – истца судами первой и апелляционной инстанций, являлось законным и обоснованным. Возможные отличия нижеуказанного дела от вашей ситуации могут быть в том, что, во-первых, товары были приобретены действительно у поставщика – сублицензиата. Во-вторых, полагаю, поставщики оказали содействие ответчику, поддержав его правовую позицию, а также представив необходимые доказательства (договоры, первичные учетные и платежные документы, лицензионные и сублицензионные договоры).

Итак, постарайтесь зафиксировать ответ о наличии исключительных прав на товарный знак, данный указанными вами поставщикам. Скорей всего, ответ дан в устной форме, что плохо, или в электронной форме.

Обратитесь с запросом в адрес поставщика о предоставлении сведений, подтверждающих законное использование чужого товарного знака.

При этом письмо так и назовите – запрос о предоставлении сведений и документов, подтверждающих наличие исключительных прав на товарные знаки, которыми маркированы товары. Запрос отправьте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Посетите и внимательно осмотрите сайты поставщиков. Любое упоминание о наличии исключительных прав, в том числе на товарные знаки, зафиксируйте. К примеру, сделайте хотя бы скриншоты страниц сайта, содержащие необходимую вам информацию.

Зайдите на сайт правообладателя. В целом у правообладателей, даже у иностранных, уже есть сайты на русском языке. Проверьте на этом сайте информацию о поставщиках (официальных дистрибьюторах) в Российской Федерации.

Если известны сведения о товарных знаках, то посетите реестр товарных знаков. В данном реестре товарных знаков также должны быть сведения о договорах отчуждения товарного знака и лицензионных договорах (предусматривает предоставление вашим поставщикам права использования товарного знака).

В первом случае (договор отчуждения товарного знака) ваши поставщики становятся правообладателями, что маловероятно.

Во втором случае (предоставление права использования товарного знака и заключение лицензионного договора), учтите, могут быть не только лицензиаты (приобретатели права использования товарного знака), но и сублицензиаты (если у лицензиатов имеется право на предоставление сублицензий).

Если поставщики ссылаются на то, что они являются уполномоченными импортерами, то данную информацию можно найти в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). Посетите сайт федеральной таможенной службы. Правда, далеко не все правообладатели заявляют о внесении своих объектов интеллектуальной собственности в ТРОИС.

Если между вашей организацией и поставщиком заключен договор поставки, то условия о наличии у поставщика прав на использование чужого товарного знака должны содержаться в договоре.

Лучше всего, если документы, подтверждающие право поставщика на использование чужого товарного знака, будут точно поименованы в договоре поставки.

А еще лучше, если данные документы будут приложениями к договору поставки.

Думаю, что такого договора поставки у вас нет. Можно попробовать, принимая товары по товарной накладной либо иному документу, ставя свою подпись и скрепляя ее печатью, указывать то, что поставщик гарантирует наличие у него права использования чужого товарного знака.

Есть и иные тонкости и нюансы, которые можно было бы использовать, но главным способом защиты является наличие всех документов, подтверждающих ваше право и право поставщика на использование чужих товарных знаков.

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254 http://ipc.arbitr.ru

• Именем Российской Федерации ПОСТАНОВЛЕНИЕ
• г. Москва
• 17 октября 2016 года
• Дело № А40-103691/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 12 октября 2016 года. Полный текст постановления изготовлен 17 октября 2016 года.

Почему не разрешается автоматически отклонять заявку на аукцион без товарного знака

В первой части заявки участники электронного аукциона обязаны указать товарный знак предлагаемой ими продукции. Но факт отсутствия в заявке этого знака не дает права на ее автоматическое отклонение.

В соответствии с нормами Закона № 44, в первой части подаваемой заявки участники электронного аукциона обязаны указать товарный знак предлагаемой ими продукции.

Однако факт отсутствия в заявке этого знака не дает права отклонять ее автоматически.

Прежде чем принять решение о том, что такой участник не допускается к аукциону, заказчику необходимо разобраться, действительно ли у товара имеется товарный знак. В противном случае можно нарваться на штрафные санкции в сумме до 30000 рублей.

Рассмотрим на ряде примеров из административной практики случаи, когда заказчиками как неправомерно, так и вполне законно отклонялись заявки, в которых продукция не имела товарного знака.

В первой части подаваемой заявки на проведение электронного аукциона на поставку товара необходимо указывать товарный знак (его словесное обозначение) (Закон № 44, статья 66, часть 3, пункт 1, подпункт «а»).

Смысл такого условия заключается в том, что благодаря указанию марки обеспечивается конкретизация товара, иначе заказчику не удастся понять, что ему хотят предложить.

В случае поставки товара партиями у него возникает риск получить продукцию различных товарных знаков и производителей.

Между тем, при подаче заявок участниками аукционов зачастую не прописывается товарный знак. В некоторых случаях делают они это по незнанию или даже умышленно. Однако нередко у предлагаемых ими товаров просто не имеется товарного знака.

Если антимонопольная служба установит, что заявка, не содержащая товарного знака, была отклонена аукционной комиссией неправомерно, то на каждого из членов контрактной службы может быть наложен штраф в размере одного процента от НМЦК (в диапазоне 5 – 30 тысяч рублей).

Покажем, в каких случаях заявка, в которой участниками не прописан товарный знак, может быть отклонена заказчиком, а когда они, сделав это, нарушают закон.

Когда заявку, не содержащую товарного знака, надо отклонять

Всеми членами аукционной комиссии было уплачено 5,0 тыс. руб. из-за неправомерного отклонения заявки участника, не содержащей товарного знака. Если аукционная заявка без товарного знака отклоняется, то заказчиками должны быть представлены доказательства, что на самом деле такой знак имеется.

На трех примерах, которые приведены в этой главе, заказчикам это сделать удалось. Во всех случаях участники не были допущены к электронному аукциону на поставку товаров по причине не указания в своих заявках товарного знака.

С решением заказчиков они не согласились и направили жалобу в антимонопольную службу России.

1. Вместо самой марки было указано словосочетание «товарный знак». В первом случае участником аукциона по закупке геральдической продукции в подаваемой заявке не указывался товарный знак, а было просто написано, что «товарный и упаковочный ярлыки содержат: а) штамп (товарный знак) производителя товара». На заседании Комиссии ФАС заявитель в свое оправдание предъявил свидетельство о регистрации штампа (товарного знака) (решение ФАС от 29 января 2016 г. № К-124/16). Однако такой довод сыграл против него, то есть он явился доказательством наличия товарного знака, а свидетельство на него должно быть в наличии по умолчанию. Законом № 44 предусматривается его указание в первой части подаваемой заявки. Участник не сделал этого. Антимонопольная служба приняла сторону заказчика.
2. Вместо товарного знака указывается фирма-производитель. В первой части своей заявки участником электронного аукциона была указана по позициям страна происхождения и фирма-изготовитель. К примеру, пункт 7 выглядел таким образом: «Котел электрический пищеварочный КПЭМ-350-О, ОАО «Чувашторгтехника», РФ». Участник посчитал, что это и является товарным знаком. Однако на заседании Комиссии антимонопольной службы заказчиком была предоставлена информация, что оборудование ОАО «Чувашторгтехника» выпускается только под брендом Abat (решение ФАС № К-100/16 от 26 января 2016 г.). Эти сведения были получены им в ответ на запрос в ОАО «Чувашторгтехника». В итоге, поскольку у продукции, производимой этой компанией, имеется собственный товарный знак, ФАС приняла сторону заказчика.
3. Указано не название, а интернет-ссылка. В первой части подаваемой участником аукциона заявки не указывался товарный знак предлагаемого изделия, а содержался текст «диктофон цифровой». Дальше шла ссылка, при переходе по которой отображался товар под брендом Olympus. Для заказчика это стало свидетельством того, что при наличии товарного знака участник не отобразил его в заявке как полагается. Комиссией ФАС действия заказчика, отклонившего заявку этого участника, были признаны правомерными (решение ФАС от 09 ноября 2015 г. № К-1495/15).

Детали

Товарный знак является обозначением для индивидуализации товаров, произведенных индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами. Это признание исключительного права на товар, которое удостоверяет свидетельство. Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом власти в Государственном реестре знаков обслуживания и товарных знаков РФ.

Когда нельзя отклонять заявку, не имеющую товарного знака

На основании Закона о контрактной системе, участники электронных аукционов должны указывать товарные знаки продукции, которая предлагается к поставке, только если они имеются. На это указывается в скобках Закона № 44 (подпункт «а», пункт 1, часть 3, статья 66).

Комиссия по закупкам не вправе отклонить заявку, если в точности не знает, имеется ли у предложенной продукции товарный знак (его словесное обозначение).

Относится это к моменту, когда комиссией рассматриваются первые части заявок (протокол заказчика должен содержать причину, по которой участник не был допущен к аукциону). Это осознают далеко не все заказчики.

Однако незамеченными такие ошибки не остаются: за их совершение приходится платить.

Так, фирма, чья заявка на участие в аукционе по поставке стоматологических материалов была отклонена по причине отсутствия товарного знака, подала жалобу в ФАС. Из слов участника, у товара, который им предлагается, такого знака нет.

Так как заказчику не удалось предъявить доказательства факта наличия марки у предлагаемой к закупке продукции, ФАС Республики Коми признала его действия неправомерными. Однако, по мнению заказчика, это противоречит Закону № 44 (часть, 4, 5, статья 67).

Как результат, на каждого из членов аукционной комиссии были наложены штрафные санкции в размере 5000 рублей (постановление о взыскании № 04–05/1615 от 29 февраля 2016 г.).

Теги: 44-ФЗ, электронный аукцион,

Количество просмотров: 7919

Пожалуйста, оцените, насколько был полезен данный материал

Елена Бергер, старший юрист практики интеллектуальной собственности, о незаконном использовании товарных знаков производителями автокомплектующих

Ссылка на PDF версию статьи

Право на имя

Использование товарного знака производителями неофициальных комплектующих для указания на марку автомобиля, для которого они произведены.

Что такое товарный знак?

Товарный знак – это обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров и услуг. В качестве товарного знака может выступать как слово или словосочетание (название марки или модели автомобиля), так и изображение (логотип автопроизводителя), звук, объемная фигура, анимация или даже запах.

Охраняются только такие обозначения, которые прошли процедуру государственной регистрации. Зарегистрированный товарный знак может использовать только правообладатель или те лица, которым он дал свое согласие – использование товарного знака без согласия правообладателя незаконно и влечет за собой административную и гражданскую ответственность.

Однако возникает вопрос: любое ли использование товарного знака без согласия правообладателя незаконно? Анализ законодательства и судебной практики позволяет дать отрицательный ответ. Так, незаконным будет использование товарного знака без согласия правообладателя только при наличии трех нижеуказанных условий одновременно.

Используемое обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком правообладателя.

Обозначение должно использоваться в отношении товаров однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак.

Например, использование товарного знака, зарегистрированного для мороженного, в маркировке автозапчастей не будет образовывать нарушения даже при отсутствии согласия правообладателя (однако, существуют некоторые исключения, связанные с недобросовестной конкуренцией и общеизвестными товарными знаками).

Если использование товарного знака без разрешения правообладателя потенциально способно смешению продукции правообладателя и третьего лица в глазах потребителя, тогда оно является нарушением.

При использовании товарного знака крайне важно понимать, является ли использование законным: законодательство РФ предусматривает широкий спектр санкций за нарушение прав на товарный знак – от взыскания денежных компенсаций в пользу правообладателя и до административной и уголовной ответственности. Так, денежная компенсация в пользу правообладателя может быть взыскана либо в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей, либо в размере двукратной стоимости контрафактных товаров или двукратной стоимости лицензии на использование товарного знака.

Рассмотрим некоторые частные использования чужих товарных знаков без разрешения правообладателя, встречающиеся в автомобильной индустрии, на предмет того, при каких обстоятельствах такое использование является законным, а при каких – представляет собой нарушение прав на товарный знак.

Контрафакт и параллельный импорт

Эти два случая являются наиболее часто встречающимися на практике. Контрафактный товар – это товар, на который товарный знак нанесен незаконно, т.е.

правообладатель не наносил его на товар сам и не давал лицу, которое нанесло его, разрешения на маркировку товара товарным знаком.

Контрафактным товаром будут являться автозапчасти, на которые нанесен логотип известной автомобильной компании, произведенные лицом, не имеющим к этой компании никакого отношения.

За любые действия, связанные с введением контрафактного товара в оборот и его последующим обращением (производство, ввоз, продажу, перепродажу) в законодательстве РФ предусмотрена уголовная, административная и гражданская ответственность.

Параллельный импорт – это ввоз оригинальных товаров лицами, которые не получали согласия правообладателя на импорт этих товаров на территорию РФ. Если компания приобретает за границей оригинальные автозапчасти и ввозит их в Россию, не являясь, при этом, официальным дилером правообладателя и не имея его разрешения, то она осуществляет параллельный импорт.

Параллельный импорт также запрещен законодательством РФ, однако с недавних пор за него предусмотрена только гражданская ответственность, к административной лица, осуществляющие параллельный импорт, не привлекаются.

Использование товарного знака для указания на предназначение товара

Сложнее обстоит вопрос в случае, если определенная компания производит, к примеру, комплектующие для определенных моделей или марок автомобилей, и указывает их на упаковке. Наименования, указываемые компанией, являются зарегистрированными товарными знаками. Имеет ли место в подобных случаях незаконное использование товарного знака?

Как уже указывалось, одним из определяющих признаков незаконного использования товарного знака является возможность создания смешения в глазах потребителя. Именно этот признак позволит ответить на вопрос о том, каким образом можно использовать товарный знак для указания на предназначение товаров. Рассмотрим примеры из практики.

В 2017 году Суд по интеллектуальным правам рассмотрел спор между правообладателем товарного знака «ЗИЛ» и компанией-производителем комплектующих. Поводом для спора стал зафиксированный таможней факт экспорта запчастей, на обратной стороне коробки которых содержалась надпись: «Данное изделие выполнено из резино-силиконовой смеси по немецкой технологии Ш10 КамАЗ, ЗИЛ-130, Д240-260 и др.».

Таможенный орган привлек компанию-производителя к административной ответственности за незаконное использование товарного знака (правообладатель в таких делах выступает в качестве третьего лица).

Однако Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что обозначение «ЗИЛ» было использовано компанией не для индивидуализации запчастей, а для указания на их применимость для определенных автомобилей.

Суд указал, что использование обозначения, которое зарегистрировано в качестве товарного знака, в таком контексте, не может ввести рядового потребителя в заблуждение в отношении того, кем был произведен данный товар и не способно привести к смешению между товарами правообладателя и товарами производителя указанных запчастей.

В другом деле Суд по интеллектуальным правам занял позицию таможенного органа и правообладателя. Таможенный орган привлек к ответственности за незаконное использование товарного знака «ВАЗ» компанию, которая ввозила неофициальные запчасти для автомобилей ВАЗ. На упаковке запчастей содержалась аббревиатура «ВАЗ».

В данном деле Суд согласился с тем, что имело место нарушение прав на товарный знак: на упаковке товара товарный знак «ВАЗ» был использован таким образом, что потенциальный потребитель не мог сделать однозначного вывода о том, производятся ли эти запчасти непосредственно правообладателем или они являются неофициальными, а знак использован лишь для указания на их предназначение. В частности, указал Суд, на упаковке отсутствовали предлоги «для/в/на», которые обозначали бы указание на назначение запчастей – товарный знак «ВАЗ» использован «сам по себе».

Таким образом, при использовании производителями неофициальных запчастей наименований моделей и марок автомобилей, для которых эти запчасти предназначены, важным является контекст, в котором используется то или иное обозначение. Если обозначение использовано в контексте, который может привести к тому, что рядовой потребитель сочтет, что запчасти произведены самим производителем автомобилей, то такое использование будет незаконным.

Использование товарного знака в рекламе

По общему правилу использовать товарный знак в рекламе может только правообладатель или лица, получившие его разрешение.

В случае, когда лицо перепродает товар, который был законно введен в оборот, такое лицо вправе использовать товарный знак, которым маркирован товар, для продвижения данного товара и предложения его к продаже. К примеру, если компания перепродает запчасти, купленные у официального дилера, она может размещать его товарный знак в своей рекламе, в которой она предлагает приобрести данные запчасти.

Тем не менее, действует упомянутое выше правило – использование товарного знака не должно создавать возможность того, что потребитель примет компанию, перепродающую товары, за официального дилера правообладателя или за самого правообладателя.

В качестве примера приведем дело, рассмотренное Высшим арбитражным судом в 2011 году, в котором была высказана позиция, сохраняющая актуальность по сей день.

Компания, которая занималась продажей автомобилей LADA и их техническим обслуживанием, разместила в газете объявление, где использовались товарные знаки компании «АвтоВАЗ».

Суд признал, что использование товарных знаков в отношении предложения по техническому обслуживанию автомобилей LADA без разрешения правообладателя является незаконным.

В глазах потребителя, по мнению Суда, данное предложение может создать ложное впечатление того, что компания является официальным представителем «АвтоВАЗа» или каким-либо иным образом с ним связана.

В частности, указал Суд, в рекламе не было указанно данных в отношении конкретного лица, оказывающего услуги по техническому обслуживанию, ввиду чего потребитель мог счесть, что техническое обслуживание размещает то лицо, чей товарный знак размещен на рекламе – компания «АвтоВАЗ».

Следовательно, при использовании товарного знака в рекламе также необходимо учитывать, что его использование не должно приводить к возможности введения потребителей в заблуждение.

Подводя итоги, хочется отметить, что использование товарного знака требует получения согласия правообладателя и без такого согласия является незаконным.  Незаконное использование товарного знака, в свою очередь, влечет за собой ответственность и может дорого обойтись нарушителю.

Тем не менее, в ряде случаев добросовестные третьи лица могут использовать товарный знак, не получая согласия правообладателя, но и не нарушая, при этом, закон.

Основными критериями являются однородность товаров и услуг, в отношении которых используется обозначение, а также возможность введения потребителя в заблуждение использованием обозначения.